En derecho de la propiedad industrial se conoce como marcas débiles, aquellas que están compuestas de vocablos que, de forma aislada, no podrían acceder al registro marcario. Al respecto dice el artículo 5 de la Ley de Marcas, en sede de prohibiciones absolutas, que:
«1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes:
b. Los que carezcan de carácter distintivo.
c. Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio.»
No obstante, la Ley de Marcas permite el registro como marca de una combinación de elementos genéricos, descriptivos o geográficos, siempre y cuando ello dote de distintividad a la marca pretendida. Este tipo de marcas que están compuestas por ese tipo de vocablos, han venido siendo definidas tanto por la doctrina como por la jurisprudencia como marcas débiles, que son signos conceptualmente vinculados a los productos o servicios que protegen, o formados por términos de uso corriente que no pueden ser objeto de un derecho de apropiación exclusiva y total.
Así, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de fecha 31 de Enero de 2008, estableció que el registro de un signo distintivo de tales características, «no impide a los terceros utilizar el vocablo genérico o descriptivo, ni impide que la marca así registrada sea en la mayoría de los casos una «marca débil», de escaso carácter distintivo….»
La Audiencia Provincial de Burgos de fecha 20 de Abril de 2004, relativa a la pugna entre los titulares de las marcas «FUNERARIA TANATORIO LA BAÑEZA» y «FUNERARIA TANATORIO CIUDAD DE LA BAÑEZA» declaró qué:.
…» la utilización como marca de una denominación geográfica tiene, además del régimen de prohibiciones legales, una importante limitación, que es la de que el titular de una marca no puede impedir a los terceros el uso de dicha denominación cuando la misma sirva para indicar el origen geográfico de un determinado producto o servicio…»
En este supuesto, puede comprobarse como el mero hecho de añadir el vocablo «CIUDAD» a la marca prioritaria, ya fue considerado suficiente como para determinar la compatibilidad jurídico mercantil de los signos en liza.
Abundando en cuanto antecede, presenta especial relevancia la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, de fecha de 14 de Octubre de 2009, en la cual se declaró la licitud del acceso marcario del nombre comercial «BUTACAS EZCARAY S.A.», pese a la oposición de la marca comunitaria «EZCARAY INTERNACIONAL»:
«La marca y el nombre comercial coinciden con la palabra «Ezcaray», pero tratándose de una indicación topográfica, origen del producto, y localidad donde predomina la industria de la madera, no puede ser objeto de exclusión por tal motivo porque además existen empresas fabricantes de muebles con el vocablo Ezcaray en sus nombres. La circunstancia de que las marcas controvertidas coincidan en la clase 20 y amparen productos relacionados con el sector de la industria de la madera, no impide su convivencia pacífica ya que, como se ha expuesto, el grado de diferenciación denominativa y la falta de identidad o similitud fonética y gráfica, compensa la coincidencia entre las áreas comerciales en que se ofrecen los productos de las sociedades titulares de las marcas examinadas, lo que determina que entre los consumidores no pueda suscitarse riesgo de confusión y de asociación sobre el origen empresarial común.»
En tal sentido se pronunció nuestro Tribunal Supremo en su Sentencia de 20 de Noviembre de 1992 respecto de la compatibilidad registral entre las marcas «RADIO TELEVISIÓN COMUNIDAD DE ARAGÓN (R.T.V.C.A.)» y «RADIO TELEVISIÓN ARAGONESA (RTVA)»:
…»En el presente caso nos encontramos con que la marca aspirante n.º 1.608.932, denominativa RADIO TELEVISIÓN COMUNIDAD DE ARAGÓN (R.T.V.C.A.), para proteger productos de la clase 38.º del Nomenclátor, servicios de comunicaciones, y la oponente, n.º 1.011.416, también denominativa RADIO TELEVISIÓN ARAGONESA (RTVA), para proteger productos idénticos de la clase 38.º, servicios de emisora de radio y televisión, han sido contempladas por la Sala de instancia de forma conjunta, dado que se fija en la totalidad de las mismas teniendo en cuenta el resto diferencial de ambas marcas, RADIO TELEVISIÓN ARAGONESA y TELEVISIÓN DE LA COMUNIDAD DE ARAGÓN, llegando dicha sentencia a la conclusión de que las marcas contrapuestas aunque tienen elementos comunes, no incurren en identidad absoluta, dado que los componentes de ambas tienen carácter genérico y no son apropiables por nadie, actuando con fuerza diferenciativa suficiente la denominación autonómica o geográfica de cada una, lo que permitirá distinguirla a sus usuarios, perfectamente conocedores de ambas»…
Tal postura fue sostenida de nuevo en su Sentencia de fecha 8 de Abril de 1995, mediante la cual se declaró la compatibilidad jurídico mercantil de las marcas «IBERCAJA NAVARRA» y «CAJANAVARRA»:
…»En este sentido hay que hacer constar que la marca de la recurrente – Cajanavarra -, se integra de un nombre genérico y usual en el ámbito bancario, cual es el de Caja y el siguiente -Navarra- de naturaleza geográfica, que acredita el territorio donde radica la oficina principal y desarrolla con preferencia sus cometidos negociales. Los signos y nombres genéricos y los geográficos no alcanzan protección registral como marcas cuando conforman exclusivamente las mismas, en razón a la prohibición absoluta de inscripción que contiene el art. 11 de la Ley. De esta manera se generaliza su utilización en favor de todas las personas y empresas con sede en la zona territorial que el nombre geográfico expresa. Por todo ello no puede la recurrente sostener pretensión alguna de apropiación monopolista respecto de dichas denominaciones, que aisladamente consideradas no son registrables»…
Por tanto y a tenor de lo establecido por nuestra jurisprudencia, puede comprobarse como las marcas débiles, son aquellas que presentan poca fuerza distintiva al estar compuestas de vocablos sobre los que no puede pretenderse tener ninguna exclusividad sobre las mismos. Es obvio que ningún tercero podrá apropiarse del uso en exclusiva de palabras tales como «comercio», «establecimiento», «taller mecánico», etc., o de localidades o ubicaciones geográficas. No obstante, si bien no es posible registrar dichas denominaciones de forma aislada, sí puede acceder al registro marcario una combinación de las mismas, si bien teniendo en cuenta que tales signos distintivos presentarán serias limitaciones al intentar hacerse valer.
Antonio Vargas
Eurojuris España
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