Las marcas y nombres comerciales notorios y renombrados registrados gozan de una protección especial en nuestro ordenamiento. Dicha protección está garantizada tanto por el Derecho nacional como por el comunitario,
el cual prevalece sobre el primero. A nivel estatal es la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas la que confiere este trato específico a las marcas y nombres comerciales notorios y de renombre, mientras que a nivel comunitario, dicha protección es otorgada por la Directiva de 22 de octubre de 2008 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (2008/95/CE), la cual remite a una norma de carácter internacional, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.
Es innegable el carácter globalizado de la sociedad de nuestros tiempos, así como la internacionalidad de nuestros mercados. Ello produce que en un ámbito tan inherente a las operaciones comerciales como es el de la propiedad industrial, se presente como imprescindible una labor de los legisladores que tienda a conseguir la máxima armonización posible de las normas nacionales a fin de facilitar el desarrollo fluido de las relaciones comerciales interestatales. Los legisladores se hicieron eco de esta necesidad y gracias a las estructuras políticas supranacionales que el siglo XX ha creado, se ha hecho posible en tantos campos, y particularmente en éste que no ocupa, esta armonización tanto a nivel regional, con la Directiva 2008/95/CE, como a nivel suprarregional, con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del que son parte 173 estados de los cinco continentes, de Nueva Zelanda a Belice, pasando por Irán o Botswana.
El artículo 8 de la Ley de Marcas es el encargado de proteger las «Marcas y nombres comerciales notorios y renombrados registrados«. Antes de proceder al análisis del contenido de este artículo conviene poner de manifiesto que estamos ante dos categorías de marcas y nombres comerciales que no debemos confundir: en primer lugar, los notorios, y en segundo, los renombrados, debiendo ambos estar registrados para gozar de la dicha protección. Así pues, según el apartado segundo del artículo entendemos por marca o nombre comercial notorios «los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial». Es decir, que la notoriedad viene dada por una serie de factores que dan popularidad a la marca exclusivamente entre los destinatarios de los productos, servicios o actividades que representa la marca o el nombre comercial del que se trate. En cambio, serán marcas o nombres comerciales renombrados, en virtud de lo establecido en el apartado tercero del artículo, los que «sean conocidos por el público en general». Es decir, que para que una marca o nombre comercial sean renombrados han de gozar de una popularidad ya no entre un sector particular de consumidores, como era el caso de las marcas y nombres comerciales notorios, sino entre el público en general, sean o no destinatarios de los productos, servicios o actividades que representa la marca o el nombre comercial de que se trate.
En función de si se trata de marcas o nombres comerciales, bien notorios, bien renombrados, la ley les otorga una protección especial, que viene establecida en el apartado primero del artículo 8, que se concreta en que «No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores».
La ley muestra, pues, su vocación particularmente proteccionista respecto de las marcas y nombres comerciales notorios o de renombre, en contraste con el tratamiento que, en los artículos 6 y 7, se da a las marcas y nombres comerciales que no gozan de esa notoriedad y renombre. Dichos preceptos indican que no podrán registrarse como marcas o nombres comerciales los signos que «sean idénticos a una marca o nombre comercial anterior que designe productos o servicios idénticos» o «que, por ser idénticos o semejantes a una marca o nombre comercial anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior». Observamos, pues, que para las marcas y nombres comerciales que no gozan de renombre o notoriedad se exige para que concurran las causas de imposibilidad de registro de un signo posterior que se den dos requisitos cumulativos: el primero, es la identidad con la marca o nombre comercial anterior, junto con la identidad de los productos o servicios que designe; el segundo es que de la conjunción de las citadas identidades se produzca un riesgo de confusión en el público.
En un análisis pormenorizado y comparativo de los artículo 6, 7 y 8 observaremos que mientras que para las marcas y nombres comerciales no notorios ni renombrados la ley exige la identidad total del signo a registrar con una marca o nombre comercial anterior para impedir dicho registro, en las marcas y nombres comerciales notorios o renombrados, se exige «identidad o semejanza», ampliando claramente la ley a este respecto la protección de estas marcas y nombres comerciales privilegiados. En segundo lugar, los artículos 6 y 7 añaden a esta exigencia de identidad otro requisito: el riesgo de confusión en el público, el cual incluye también el riesgo de asociación. Por el contrario, el artículo 8 no menciona este riesgo de confusión como requisito añadido al de «identidad o semejanza», lo cual supone un aumento de la protección conferida a las marcas y nombres comerciales notorios y de renombre, ya que una marca o nombre comercial que fuera idéntico o semejante a otro anteriormente registrado y que gozara de notoriedad o renombre, vería obstaculizado su registro por la mera evocación de esa marca o nombre comercial notorio o de renombre, incluso si no existiera ninguna posibilidad de confusión o asociación con la marca o nombre comerciales anteriores, por ejemplo porque los productos o servicios designados por unos y otros fueran completamente dispares.
Múltiples son los casos que han llegado tanto a los tribunales españoles como al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con la protección de las marcas y nombres comerciales de renombre. A modo ilustrativo conviene citar algunos de los casos en los que la marca de renombre «Adidas» ha demandado a otras empresas por utilizar no signos compuestos por tres bandas paralelas sobre un fondo de otro color en contraste con el de las bandas, signo de su propiedad, sino incluso a empresas que habían registrado signos compuestos por dos o cuatro bandas paralelas. Algunos de estos casos son los de «Adidas» vs. «Jin Matteo» (sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid de 29 de diciembre de 2006, confirmada por la Audiencia Provincial de Madrid el 26 de septiembre de 2008), «Adidas» vs. «Kaymo» (Juzgado de lo Mercantil nº1 de Zaragoza, mediante Sentencia de 31 de julio de 2009, posteriormente confirmada por la Audiencia Provincial de Zaragoza el 27 de noviembre de 2009) o «Adidas» vs. «Marca Mode CV, C&A Nederland CV, H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV, Vendex KBB Nederland BV» (Sentencia de 10 de abril de 2008 ante la Sala Primera del Tribunal de Justicia de la Unión Europea). En todos ellos «Adidas» se proclamó vencedora, siendo todas esas empresas que habían desarrollado signos de dos o cuatro bandas paralelas condenadas al pago de indemnizaciones millonarias a «Adidas», poniendo de manifiesto que cuando se trata de una marca o nombre comercial notorios o de renombre no es necesaria la identidad de los signos representativos de la marca o nombre, sino una simple semejanza (de ahí que no se exigiera en estos casos que los signos fueran el particular de tres bandas de Adidas, sino que bastaba para apreciar semejanza que se tratara de dos o cuatro bandas), ni la identidad de los productos, servicios o actividades que dichos signos representan (como es el caso de «Adidas» vs. «Caja General de Ahorros Canarias», la cual había desarrollado un signo compuesto por tres bandas paralelas que, si bien imitaba la forma del Teide, fue considerado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en Sentencia de 13 de Junio de 2008, como semejante al signo de la marca de renombre «Adidas», condenándose a Caja General de Ahorros Canarias, quien tuvo que satisfacer la indemnización pertinente a favor de «Adidas»).
Estos casos que hemos nombrado a título ejemplificativo evidencian la efectiva protección que tanto nuestros tribunales españoles como los de la Unión Europea hacen de las marcas y nombres comerciales que gozan de notoriedad o renombre entre el público específico y general respectivamente. Es por ello que conviene ser especialmente cauteloso cuando nos encontremos ante signos que puedan recordarnos a marcas o nombres comerciales notorios y de renombre y recordar que la protección que le otorga nuestro ordenamiento difiere de la que correspondería a esas otras marcas y nombres comerciales que, al contrario, no son ni notorias ni renombradas.
Paula Barnola Gómez
Eurojuris España
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